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DEPOSER UNE MARQUE : QUELLE EST LA MEILLEURE STRATEGIE ?
CHOISIR LA MEILLEURE STRATEGIE DE DEPOT D'UNE MARQUE C'EST CHOISIR QUI LA DEPOSERA
Déposer une marque permet d’en assurer la protection juridique pendant 10 ans. Parce qu’il confère un monopole d’exploitation, le dépôt est le meilleur moyen de se garantir contre toute contrefaçon par des concurrents.
Le monopole d’exploitation de la marque étant octroyé au seul déposant, au nom de qui faut-il déposer la marque ?
Une marque peut, en effet, être déposée au nom :
- d’une personne physique ou d’une personne morale,
- d’une personne publique ou d’une personne privée,
- d’une personne unique ou d’une collectivité de personnes (physiques ou morales) sous réserve que soit désigné un mandataire commun.
Comment choisir qui va déposer la marque ? Est-il préférable de le faire en son nom personnel, au nom de la société qui va concrètement exploiter la marque ou encore d’une holding ? (*)
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Quels sont alors les enjeux et comment choisir?
Lorsque la marque ne constitue pas la dénomination sociale de la société, la question « Qui doit déposer la marque » n’est pas une simple question administrative, c’est avant tout une question de stratégie.
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1. Déposer en son nom personnel
A. Un contrôle exclusif du titre
Déposer sa marque en son nom personnel permet d’en conserver un contrôle exclusif. Le déposant, personne physique, est le seul maître de l’exploitation qui sera faite de la marque.
L’exploitation par une société de cette marque - déposée au nom d’une personne physique – implique la signature d’un contrat de licence d’exploitation conclu entre la société et le titulaire du dépôt.
À ce titre, le fondateur, dirigeant, associé ou toute autre personne physique propriétaire de la marque, perçoit des redevances ce qui peut constituer une source de revenus complémentaire, celle-ci pouvant s’avérer considérable.
B. Intérêt supplémentaire
Lorsque la société qui exploite cette marque cède son fonds de commerce, la marque ne sera pas comprise dans la cession : le déposant conservera la main sur sa marque et décidera soit de la concéder par une licence d’exploitation au repreneur du fonds de commerce, soit de la lui céder par un acte de cession distinct de l’acte de cession de fonds, ce qui lui permettra dans chacun des cas de réaliser des gains financiers.
Néanmoins, le dépôt en son nom personnel présente quelques risques.
C. Des risques sur les plans financier, fiscal et relationnel
Qui dit contrôle exclusif, suppose également charges, droits et actions qui pèsent exclusivement sur la personne physique, titulaire du titre.
Le déposant assume seul les frais liés au dépôt ou au renouvellement du titre, et ne peut dès lors y pourvoir par l’utilisation des fonds de la société qu’il dirigerait et qui exploiterait la marque, au risque de créer une confusion de patrimoine.
Le déposant, personne physique, assume également le contentieux qu’il engage en défense de sa marque, ou engagé à son encontre par des concurrents.
Or en cette qualité, le déposant personne physique – s’il n’exploite pas directement sa marque - ne pourra pas se prévaloir des préjudices subis par la société exploitant la marque. Il ne pourra donc pas prétendre à l’indemnisation réelle du préjudice, du moins en son nom personnel, en cas de contrefaçon. La société, quant à elle, ne disposera que de l’action en concurrence déloyale.
La perception des redevances peut être source de de tensions entre les membres d’une société puisqu’elle peut, par exemple être mal perçue par ces derniers estimant que la société poursuit un intérêt commun.
Sur ce point, il est envisageable de concéder une licence gratuitement ou à un prix relativement bas, d’autant que généralement, les sociétés en constitution ne disposent pas nécessairement des fonds pour payer des redevances. Néanmoins, la concession de licence d’exploitation à titre gratuit n’est pas sans risque fiscal dès lors qu’en principe une licence n’est pas sans contrepartie.
Il est donc prudent de prendre conseil pour étudier des modalités les plus sécurisantes d’un contrat de licence d’exploitation de marque.
2. Déposer au nom d’une société
Le dépôt au nom de la société est davantage fréquent mais, est-il pour autant plus judicieux ?
A. Un dépôt au nom de la société et dans l’intérêt social
Déposer la marque au nom de la société a pour effet de rassurer les partenaires, sociaux et d’affaire, sur les actifs de la société et sur le caractère durable de l’exploitation de la marque.
Sur le plan financier, un tel dépôt fait supporter le poids financier de la gestion de la marque sur la personne morale mais, cela lui permet d’éviter le versement de redevances.
Par ailleurs, en cas de contentieux, les indemnités auxquelles pourra prétendre la société en défense de sa marque seront d’autant plus conséquentes qu’elle subira elle-même directement les préjudices causés par des concurrents.
Il peut alors sembler d’autant plus intéressant de déposer la marque au nom de la société que la marque sera éventuellement l’œuvre d’une collectivité de membres de la société et qu’un tel dépôt évitera toute tension relative à la paternité réelle de la marque.
Il peut également être intéressant d’envisager le dépôt de la marque au nom d’une société distincte de la société exploitant la marque.
On constate ainsi de plus en plus fréquemment de grandes entreprises ou groupes de sociétés, localiser des droits de propriété intellectuelle à l’étranger, pour diverses raisons que nous n’envisagerons pas ici.
Une holding prend ainsi en charge la gestion de ces droits, et donc de la marque. Elle assume tous les coûts relatifs à cette gestion et peut concéder des licences d’exploitations à ses filiales.
Il convient toutefois d’être vigilant sur les modalités de telles licences, notamment à l’égard des règles fiscales.
Un des avantages procuré par la création d’une telle holding est qu’en faisant de la gestion des droits de propriété intellectuelle son objet social, elle ne se soumet qu’à très peu de risques financiers, et, de cette façon, elle se soustrait davantage au risque de disparition de la marque exposé ci-après.
B. Une marque entièrement soumise à la société
Lorsqu’une société, titulaire d’une marque, fait l’objet d’une liquidation judiciaire et que rien n’a été anticipé, la marque tombe dans le domaine public et est de nouveau disponible.
Afin d’éviter le risque de perte de protection de la marque, il convient d’anticiper, par exemple en prévoyant son transfert de propriété par une cession de la marque et une inscription au Registre national des marques.
Lorsque la marque est déposée au nom de la société, de facto, le dirigeant ou fondateur de la société, au nom personnel de qui la marque aurait pu être déposée, perd tout pouvoir de contrôle direct sur l’exploitation de celle-ci.
S’il est évincé de la société ou s’il souhaite s’en retirer, la marque demeurera la propriété de cette dernière.
Par la suite, seule la société pourra décider de l’usage qui sera fait de marque, sans que le dirigeant ou fondateur dispose encore des moyens d’action contre toute exploitation, quelle qu’elle soit, de la marque par la société.
Il en va de même d’une marque patronymique dont le dirigeant ou fondateur initial a donné son nom patronymique comme dénomination sociale à la société qui a ensuite déposé ce nom à titre de marque.
En conclusion
Même si nous n’abordons brièvement ici que quelques une des questions qu’il convient de se poser lorsqu’une marque doit être déposée, on comprend immédiatement que le choix du déposant de la marque ne doit pas être fait à la légère et peut permettre, s’il est fait intelligemment, de réaliser des gains financiers ou d’éviter certains désagréments tenant à la gestion de la marque.
Toutes les options doivent être examinées au cas par cas.
Le choix opportun dépend de chaque situation et il convient de prendre conseil avant de choisir qui déposera la marque et selon quelles modalités elle sera exploitée.
L’équipe West-Avocats et moi-même sommes à votre disposition
Thierry Ygouf
Avocat à la Cour
(*) {Pour mémoire, le dépôt d’une marque peut être fait en son nom personnel, en particulier avant la création d’une société qui portera la dénomination sociale de la marque. Ensuite, il est prudent de déposer cette dénomination sociale à titre de marque, au nom de la société puisque le dirigeant, qui le ferait en son nom personnel pourrait encourir le risque d’un abus de bien social.}
